[KOTRA 칼럼] 지재권 경고장을 받으면 취해야 할 7가지 행동

전후석 / 뉴욕 IP-DESK 미국변호사

최근 미국 경쟁사로부터 지식재산권(이하 지재권)을 침해했다며 일종의 경고장(Cease & Desist Letter)을 수령하는 한국기업이나 동포기업이 늘어나고 있다. 각 지재권 별로 대응 방법에 차이가 있지만 가장 흔한 상표.저작권 관련 경고장 대응법에 대해 아래와 같이 다루고자 한다.

보통 다음과 같이 사건이 벌어진다. 예를 들어, 'KOTRA'라는 상호를 갖고 있는 국내 혹은 동포기업이 유사한 분야에 종사하는 규모가 훨씬 큰 'KOTRE'라는 미국 기업으로부터 경고장을 받는다. 그 내용은 "'KOTRA'는 'KOTRE'의 상표, 저작권, Trade Dress에 대한 지재권을 침해하고 있고 당장 사용을 그만두지 않는다면 법정 사용중지 명령, 피해손해배상, 법정손해배상, 변호사 비용 등을 청구하는 소송을 진행하겠다"고 한다.

어느 누구라도 위의 협박성 편지를 우편과 e메일을 통해 받는다면 지레 겁을 먹기 마련이다. 각 사례의 구체적인 사실관계와 실제 침해여부에 따라 대응방법이 바뀔 수 있지만, 일반적으로 다음과 같이 대응해보자.

먼저 겁부터 먹지 않는 게 중요하다. 경고장을 무시해서는 안 되지만 경고장은 그 의도와 목적자체가 어느 한 변호사가 자신의 고객을 위해 작성한 협박성 내용이 가득한 편지이다. 없던 사실을 만들어서 협박을 할 수는 없지만, 침해 사실관계를 최대한 자신들에게 유리하게 해석하여, 유리한 선례들을 언급하며, 유리한 결론 도출을 해 겁을 준다. 지재권 침해가 되기 위해서는 여러 사실적 요소들이 모두 충족돼야 하는데, 보통 한두 가지의 요소가 자신에게 적용되는 것을 발견하고 패닉을 한다. 전혀 그럴 필요가 없다.

둘째, 경고장을 받고 바로 독자적으로 회신하는 우를 범하지 말자(물론 의심할 여지가 전혀 없는 명백한 침해이고 상대방의 주장을 100% 수용할 용의가 있다면 이야기는 다르다). 굳이 답을 해야겠다고 판단된다면, "경고장을 수령하였고 우리 변호사가 연락을 줄 것"이라고 답을 하는 것이 좋다. 보통 경고장에는 "며칠까지 회신을 하지 않을 경우 다른 조치를 취하겠다"라는 협박적 내용이 있는데, 대부분 기업인들은 상대방이 임의적으로 정한 이 날짜에 큰 의미를 둔다. 그 날짜에 끌려갈 필요가 없으며 다만 상대방의 경고장을 무시하지 않았다는 논조의 위 문구로 회신하는 것이 적당하다.

셋째, 지재권 변호사에게 자문을 구하자. 자신의 개인소득세를 해결해 준 회계사나 법인설립을 도와준 먼 친척 사고 전문 변호사가 아닌 지재권 소송을 취급하는 지재권 전문변호사에게 자문을 구해야 한다. 경고장 사건을 혼자 해결하려 할 경우 대부분 자신이 불리한 방향으로 사건이 진행될 가능성이 커진다. 당장 급한 불을 직접 끄려는 심정은 이해되지만 이런 행동은 추후 더 큰 손해를 야기하게 된다.

넷째, 변호사를 선임하였다면 변호사에게 사실관계에 대해 최대한 정직하고 중립적으로 얘기해야 한다. 보통 경고장을 수령한다는 것은 정말 황당한 드문 경우가 아니라면 어느 정도 오해의 여지가 있기 마련이다. 변호사가 좋은 지재권 전략을 수립하고 유리한 주장을 할 수 있도록 하게 하기 위해 분쟁과 관련된 모든 서류, 침해가 의심되는 요소나 흔적 수집, 자신의 지재권의 탄생 과정 및 증거물 등을 준비해야 한다. 거짓 증언이나 위조물, 중요한 근거가 되는 서류나 교신 내용들을 파기할 경우 추후 소송에 가게 되었을 때 징벌적 손해배상이 청구되니 절대 이런 행동을 하지 말자.

다섯째, 분쟁 해결 수단인 소송과 협상에 대해 알 필요가 있다. 사실 경고장에서 실제 고소장으로 이어지는 사례는 많지 않다. 대부분 협상으로 마무리되기 때문이다. 특히 지재권 소송은 보통 영세한 기업은 감당할 수 없을 정도로 많은 법률비용이 발생하기 때문에 그만한 사업적 합당성과 법적 승리의 확신이 없다면 소송을 피하는 것이 상책이다. 이는 경고장을 보낸 상대방에게도 동일하게 적용된다. 값비싼 소송으로 가게 되면 대부분 득보다 해가 되는 상황이 연출될 수 있다. 물론, 소송비용을 쉽게 감당할 수 있는 미국 대형기업이 영세한 동포기업의 주머니사정을 교묘하게 이용하여 소송을 빌미로 자신들에게 유리한 조건으로 합의를 도출하는 경우가 있는데, 안타깝지만 울며 겨자 먹기로 합의서에 서명을 하는 경우도 적지 않다.

여섯째, Give and take를 고려하여 전략 수립 및 합의를 도출하자. 법적 판단과 사업적 판단이 적절하게 이루어져야 한다. 법적으로 유리한 결과를 도출하기 위해 사업적으로 불리한 결정도, 사업적 이슈 때문에 법적으로 지나치게 불리한 결정도 삼가야 한다. 침해사실이 명백할 경우 자사의 상표를 변경하는 대신 상대방이 요구하는 손해배상 비용을 면제해달라는 제안을 할 수도 있고, 상대방의 침해사실을 정면으로 반박하며 오히려 자신의 창작물이 먼저 개발되었다는 증거물을 제시, 역공격을 통해 경고장을 취하하게 만들 수도 있다. 협상은 법적으로 최대한 유리한 상황을 만들어놓고 유연한 사고와 협상능력을 통해 사업적으로 가장 합리적인 결론을 도출하는 과정이다. 100% 만족할 수는 없겠지만 차선의 선택이 요구된다.

일곱 번째, 지재권 출원을 하자. 가장 좋은 방어책은 적극적으로 지재권 권리 확보와 보호에 앞장서는 것이다. 그것은 상표, 특허, 저작권을 출원하면서 시작한다. 지재권이 연방정부 시스템에 등록이 되어있다면 이 지재권에 대한 법적 권리는 기정사실화된다. 물론, 등록의 여부에 관계없이 경고장은 언제든지 수령할 수 있지만, 법적으로 지재권 권리가 인정된다면 상대적으로 유리한 고지에서 협상을 시작할 수 있게 된다. 꼭 지재권 출원을 하자.

정부기관의 특성상 KOTRA IP-DESK는 직접 한국.동포 기업을 대변할 수 없다. 하지만 경고장에 대한 전반적 해석을 통한 기본적 상담을 제공한다. 한국에 사업자 등록이 돼 있는 업체에 한해서는 상표.디자인 출원 비용을 지원하고 더불어 미국에서 지재권 침해관련 경고장 혹은 소송을 통해 법률비용이 발생할 경우 그 비용을 지원하는 '침해감정서' 사업도 있다. 마지막으로, IP-DESK를 통해 한국말 구사가 가능한 선별된 지재권 변호사들과 연결될 수도 있다. 경고장을 수령한 후 의지할 이가 없다면 IP-DESK를 활용하는 것도 좋은 방법이다.