[코트라 지식재산권 칼럼] 특허권행사(2)

지난주 특허 침해자에게 소송을 제기하는 대신에 사업적 옵션으로 라이선싱하는 것을 살펴보았다. 이번 주에는 특허권을 행사하기로 결정할 경우 소송을 어떻게 준비할지에 관해 설명하기로 한다.

특허소송을 위해서는 많은 준비가 필요하다. 소송 준비를 위한 기본적인 확인 사항은 다음과 같다.

1. 특허 확인 - 특허가 유효한지 확인해야 한다. 즉, 특허료가 지급되어 있어야 하고, 특허권 귀속이 제대로 기록되어 있어야 한다. 정정할 내용이 있으면 소송 전에 모두 처리해 놓아야 한다.

특허 표시 (marking) 또한 중요하다. 발명품을 직접 판매하거나 다른 회사에게 판매에 대한 라이선스를 부여하는 경우, 해당 제품에 특허번호를 표시하여야 한다. 미국 특허법은 특허 표시가 있어야만 과거 침해분에 대한 손해배상을 받을 수 있다고 규정하고 있다. 그렇지 않은 경우에는 침해자에게 침해사실을 실제로 통지한 이후에 발생하는 손해만을 배상받을 수 있다. 따라서 특허표시에 관한 사내 규정이 있고 이러한 규정이 제대로 집행되고 있는지 확인하는 것이 중요하다.

2. 특허 분석 - 자신의 제품을 경쟁사의 제품과 비교하는 것만으로는 충분하지 않다. 경쟁사의 제품이 특허 청구항을 침해하여야 (소송이 성립)하므로, 경쟁사의 제품을 특허 청구항과 비교하여야 한다. 샘플, 사용자 설명서, 홍보자료 등 경쟁사 제품에 관한 증거 수집이 필요하다.

이 특허 침해 분석 작업은 침해가 어느 정도 확실한지 알려주므로 의사 결정에 도움이 될 수 있다. 또한 특허의 약점도 알 수 있다.

특허에 문제점이 있는 경우, 특허청에 재심사 또는 재발행 절차를 신청하여 정정할 수도 있다.

최근 특허권자에게 큰 걱정거리 중 하나는 'Inter Partes Review (IPR)'와 같은 특허청에서의 특허 무효 절차이다. IPR의 무효율은 매우 높다. 침해자가 특허청에서 특허의 유효 여부를 다툴 것이라는 점을 가정하여 전략을 수립하여야 한다.

3. 소송 전략 수립 - 경쟁자를 어떻게 제소할지에 대한 전략을 세워야 한다.

원고를 정한다. 대부분의 경우 회사가 특허를 소유하고 있으므로 회사가 원고가 된다. 이것이 통상적인 시나리오이고 보통은 가장 좋은 접근법이다. 그러나 회사가 계열사를 두고 있으면 계열사를 원고로 할 수도 있다. 이렇게 하면 이로운 경우가 있을 수 있는데, 예를 들어 외국에 있는 계열사를 원고로 하면 경쟁사가 반소를 제기하기 쉽지 않다.

피고를 정한다. 대부분의 경우 침해품을 제조 또는 판매하는 실제 회사를 상대로 소송을 제기한다. 그러나 이러한 경우 잠재적인 비즈니스 문제가 있을 수 있다. 예를 들어 소매업체가 자사 제품을 판매하고 있을 수 있기 때문에 소매업체를 상대로 소송을 제기하는 것은 바람직하지 않을 수도 있다. 하지만 실질적인 경쟁사가 외국법인인 경우 다른 선택의 여지가 없다.

소송 관할지역을 정한다. 미국에서의 특허 소송은 어느 연방법원에도 제기할 수 있다. 하지만 일반적으로 자신의 회사가 위치한 법원에 소송을 제기한다. 법원에 따라 승소율, 손해배상금액, 소송기간 등이 달라 법원 선택이 사건에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 이러한 요소들을 주의 깊게 고려하여야 한다.

특허 소송을 시작함에 있어 마지막 단계는 소장이다. 법원에 제출될 소장은 위 모든 사항을 담을 필요가 있다. 이때부터는 반드시 변호사와 긴밀하게 협력해야 한다.

▶문의: 전화 310-282-6245, 이메일: [e-mail]


앤드류 정 변호사 / Glaser Weil