[코트라 지식재산권 칼럼] 특허권 행사(1)

앤드류 정 변호사/Glaser Weil

특허는 타인의 발명 사용을 금지할 수 있는 권리를 의미한다. 다른 회사의 특허 침해 중지 명령을 법원에 구할 수 있다. 또한 과거의 침해로 인한 손해에 대해 배상을 받을 권리도 있다.

하지만 법적 조치가 항상 목표를 이루는 데 가장 경제적으로 효율적인 방법은 아니다. 경우에 따라서는, 사업적인 요인에 따라 특허 침해자를 다룰 수 있는 더 나은 방법이 있을 수 있다.

특허권 실시에 관한 2부 시리즈 중 제 1부에서는 특허 침해 소송을 제기할지를 결정할 때 고려해야 할 몇 가지 사항에 대하여 설명한다.

미국에서 특허소송은 비용이 많이 든다. 그러므로 다른 비즈니스 결정과 마찬가지로 소송 제기 여부는 손익분석에 달려 있다.

어떤 경우에는 소송 제기가 비용적인 면에서 타당하지 않을 수도 있다. 소송의 전형적인 대안은 라이선스 허락이다. 라이선스 허락은 사용할 수 있는 권리를 다른 회사에게 주는 것이다. 그 대가로 실시자(licensee)는 로열티를 지불한다.

그러나 발명품을 판매하고 있는 경우 왜 경쟁자에게 라이선스를 허락해여 하는지 궁금할 수 있다. 실시자가 원가, 마케팅, 판매 등을 부담하기 때문에, 로열티로 받는 금액은 순수익이다.

만약 판매되는 제품 한 개당 수취하는 로열티 금액이 직접 판매했을 때의 개당 순수익보다 높다면 라이선스 허락이 경제적인 측면에서 더 유리하다. 예를 들면 실시자의 제조 자원이 더 좋거나 더 높은 가격으로 물건을 판매할 수도 있다. 그러한 경우 로열티를 받는 것이 직접 판매하는 것보다 바람직하다.

로열티 요율이 판매되는 제품 한 개당 수익보다 낮더라도 판매량이 훨씬 많다면 라이선스 계약을 하는 것이 더 경제적일 수 있다.

만약 실시자가 더 좋은 판매 및 유통망을 갖고 있다면 일어날 수 있는 일이다. 더 많은 판매량은 더 많은 이윤을 창출할 수 있다.

경쟁자를 시장에서 차단한다고 경쟁자의 시장점유율을 자동으로 확보할 수 있는 것이 아니라면 이것은 특히 중요하다. 이러한 경우, 예를 들어 1개를 판매해서 5달러의 순이익을 얻는 것보다 라이선스로부터 2개 판매에 대하여 1개당 3달러의 로열티를 받는 것이 나을 것이다. 이와 같이 라이선스 계약을 통해 더 많은 이득을 얻을 수 있다.

예로 특허권자가 소규모이거나 스타트업 회사인 반면에, 경쟁자는 더 크고 안정된 회사일 경우 일어날 수 있다. 라이선스 허가는 때때로 큰 회사의 자원과 자산을 활용하여 지재권자가 더 큰 가치를 획득할 수 있는 방법이다. 또한 전체 시장 크기를 늘리고 당시의 기술을 채택하는 비율을 높이는 것과 같이, 당시의 발명을 사용하는 인지도 있는 브랜드를 갖는 추가적인 혜택도 있을 수 있다.

물론 라이선스 허가가 항상 현실적인 옵션은 아니며 특허침해자가 라이선스를 허가받는 것을 거절 할 수도 있다. 따라서 법적 조치를 선택하는 것이 최선인 경우, 혹은 필요한 경우도 있다. 또한 브랜드, 평판 또는 시장에서의 품질 인식의 손상를 막기 위해서 필요할 수도 있다.

특히 고급 브랜드 인지도와 가격을 향유하고 있는 경우 특허 침해자를 막는 공격적인 조치가 장기적으로 볼 때 사업에 유리하게 작용할 것이다. 그러므로 특허권 보호를 위한 법적절차를 취할지를 결정할 때에는 신중하게 여러 요소들을 고려하고 변호사와 면밀한 상의를 하여야 한다.

제 2부에서는 특허소송 준비에 관해 설명한다.

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