[코트라 지식재산권 칼럼] 라이선스 받은 특허 분쟁 대응법

김남훈 변호사
Sheppard Mullin Richter & Hampton

라이선스 받은 특허가 필요하지 않다고 생각되는 경우, 특허 실시권자(licensee)는 무엇을 할 수 있는가?

예를 들어 특허권자가 특허 출원일 1년 전에 발명 내용을 이미 공개하여 특허가 무효인 경우나, 라이선스 받은 제품을 변경하여 특허 기술을 더 이상 사용하지 않게 되는 경우가 있다. 실시권자는 라이선스가 더 이상 필요하지 않다는 점을 설명하려고 하지만, 권리자(licensor)는 그러한 설명을 들으려 하지 않고 제소 위협을 한다. 이러한 상황에서, 실시권자가 로열티 지급을 멈추면 권리자는 라이선스를 종료하고 특허 침해 뿐만 아니라 계약 위반으로 실시권자를 제소할 수 있다.

또한 권리자는 실시권자의 유통업자들에게 사용중지 경고장을 발송하거나 실시권자의 사업에 악영향을 미치는 행동을 할 수 있다.

하지만 다행히 실시권자는 이러한 위험성없이 라이선스 받은 특허에 대해 다툴 수 있다. 연방대법원은 2007년 'MedImmune LLC와 Genentech, Inc.' 심리에서, 특허 실시권자는 먼저 라이선스를 종료하거나 위반하지 않더라도 특허 무효, 권리행사불능(unenforceability) 또는 비침해의 확인 판결을 요구할 수 있다고 판결했다.

최근 대법원은 라이선스 받은 특허에 대해 더 쉽게 다툴 수 있는 판결들을 내리고 있다. 예를 들어 'Alice Corp. Pty. Ltd.와 CLS Bank Int'l.' 간 분쟁 심리에서 비즈니스 방법 및 소프트웨어 특허가 추상적인 아이디어에 관한 것이라고 하여 유효성을 더 쉽게 부정할 수 있게 했다. 또 'Nautilus, Inc.와 Biosig Instruments, Inc.' 간 분쟁 및 'Teva Pharmaceuticals USA와 Sandoz, Inc.' 간 분쟁에서 불명확한 특허청구항을 불명료한 것으로 무효시키는 것을 용이하게 했다.

이밖에 'Kimble과 Marvel Entertainment, LLC.' 간 분쟁 판결에서 대법원은 라이선스 받은 특허의 존속기간을 넘는 기간 동안 로열티 지급을 요구하는 라이선스는 특허권 남용 법리에 따라 권리행사가 불가능하다고 판단했다.

대법원은 'Medtronic, Inc.와 Mirowski Family Ventures, LLC' 분쟁에서는 라이선스를 받은 원고에 의하여 제기된 비침해 확인판결의 소송에서 특허권자가 침해에 대한 입증책임이 있다고 판단했다.

실시권자가 확인 판결 소송에서 승소하는 경우, 실시권자는 소 제기일부터 로열티 지급 의무를 면하고 소 제기 후 권리자에게 지급한 로열티를 반환받을 수 있다. 실시권자가 라이선스를 받은 특허에 대하여 다투는 것을 금지하는 소위 '부쟁의' 조항은 대부분의 경우 무효이다.

결론적으로 특허 실시권자는 라이선스 받은 특허에 대하여 다툴 수 있고, 최근 대법원은 이러한 다툼을 더 용이하게 하는 판결을 내리고 있다. 특허 실시권자가 확인 판결 소송에서 라이선스 받은 특허에 대하여 다투기 위해서는 잠재적인 사실적, 법적 근거를 조사해 두어야 한다.

실시권자가 권리자를 상대로 그러한 소송을 제기하지 않기로 하더라도, 이러한 조사를 통해 수집된 정보는 현재의 라이선스를 재협상하거나 권리자와 새로운 라이선스를 협상하는 경우 유용하게 사용될 수 있다.

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