[코트라 지식재산권 칼럼] 상표 사용시 주의 사항

박윤근 / 특허변호사

사업체의 상호(business name)나 상품에 대한 상표(trademark) 또는 서비스업에 대한 서비스 마크(service mark)를 결정하고 등록하기 이전에 동일하거나 유사한 이름이 먼저 등록되어 있는지를 확인하는 것이 매우 중요하다.

일반적으로 개인회사 설립의 경우에는 해당 카운티 정부에 회사이름(fictitious business name)을 Doing Business As(/d/b/a) 방식으로 등록하고, 주식회사인 경우에는 해당 주 정부에 주식회사 이름(corporation name)으로 주식회사를 등록하게 된다.

개인회사인 경우(/d/b/a/ 방식) 카운티 정부는 어떤 이름이든 신청된 이름으로 상호등록을 해주고 있고 동일한 이름은 카운티에 등록을 못하게 할 뿐 다른 책임은 지지 않는다.

마찬가지로 주식회사는 주정부에 이름을 등록하므로 주 정부는 해당 주에 동일한 이름의 주식회사가 설립되는 것을 허락하지 않는다. 그러나 주식회사로 등록된 이름을 타회사가 사용하거나 동일한 이름이 타주에 주식회사로 등록되는 것을 막을 권리는 없다. 다만 카운티 정부의 회사이름(fictitious business name) 등록이나 주 정부의 주식회사 등록은 상표 사용과는 완전히 분리되므로 회사이름이 등록 되었다고 해서 동일한 명칭에 대한 상표 사용을 인정한다거나 허락했다는 것을 의미하지는 않는다.

따라서 사용하고자 하는 회사이름이 다른 회사나 사람에 의해 이미 상표(trademark) 또는 서비스 마크(service mark)로 연방정부에 등록이 되었다면 카운티 정부나 주 정부에만 상호등록을 한 회사는 연방 상표권 침해에 아무런 보호없이 노출되어 있는 셈이다. 동일한 이름이나 혼동이 가능한 상표가 다른 개인 또는 회사에 의하여 연방정부에 이미 등록된 사실을 모르는 상태에서 무심코 사용하거나, 또는 상품이 판매된다면 연방 상표 등록자의 상표권을 침해하게 된다.

또한 연방상표 등록 외에 각 주마다 그 주 범위의 주 정부 상표권도 등록되어 있을 수 있으므로 해당 상품이 그 주에서 판매된다면 연방은 물론 주 상표권 침해도 될 수 있다.

이러한 이유로 갈수록 많은 사업체들이 연방정부에 상표등록 또는 서비스 마크의 등록을 하고 있다. 따라서, 사업체를 설립하기 이전에 원하는 회사이름이 연방정부 및 50개 주 정부에 상표 또는 서비스 마크로 이미 등록되어 있는지를 전문가를 통하여 파악한 후에, 투자라고 생각하고 판매하고자 하는 상품 및 서비스업에 대한 상표등록을 하는 것이 바람직하다. 연방정부에 먼저 등록된 상표권에 대한 불법 침해를 이유로 법원 명령에 따라 상표를 갑자기 변경해야 할 수 있기 때문이다. 이렇게 되면, 오랫동안 공들여 쌓은 상표의 인지도 및 권리를 상실하게 되고, 상표권자의 소송에 따른 손해 배상 및 변호 비용을 감당해야 하는 경우도 발생한다.

상호(business name)는 상표(trademark)와 적용되는 법이 서로 다르다. 그러나 많은 사람들이 상표등록을 하지 않고 상호를 상표처럼 사용하기 때문에, 상표법이나 불공정 거래법(unfair competition)을 위반하게 될 소지가 있다. 특히 회사이름, 즉 상호를 상표나 서비스 마크로 사용하고자 하는 경우에는 상표 등록과 상호 등록을 병행하는 것이 바람직하다.