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[코트라 '지식재산권'의 이해(8)] IPR과 최종판결 금반언(Estoppel)

박윤근 변호사 Park Law Firm
박윤근 변호사 Park Law Firm 

[LA중앙일보] 발행 2019/11/14 경제 5면 기사입력 2019/11/13 18:59

'Inter Partes Review(IPR)'는 특허 소송 중 한가지이며, 연방법원이 아닌 특허청에 행정소송을 제기하는 특허무효소송입니다.

IPR이 선호되는 이유는 (1) 연방법원의 특허무효 소송보다 비용이 저렴하고, (2) 특허 권리조항(claim)을 연방법원보다 무효화 시킬 가능성이 높고 (3) 보편적으로 서류 제출 후 18개월내 판결을 받을 수 있으며, (4) 특허청 행정법원에서 IPR진행 중에는 판결이 나올 때까지 연방법원에서 관련 소송 진행을 보류할 가능성이 매우 높다는 점 등입니다.

반면 IPR의 단점은 (1) 만일 IPR에서 특허 권리조항이 무효가 안 되면 보류되었던 연방법원 진행과정은 다시 시작되어 판결을 받아야 하며, (2) IPR에 사용되는 선행기술(prior art)에는 연방법원에 제출 가능한 범위보다 좁은 오직 선 출판물 (특허 및 특허 공개자료 포함)로 국한됩니다. 그러므로 선사용 물품 및 방법과 관련된 증언을 제시할 수 없으며, (3) 오직 신규성(novelty)과 진보성(obviousness)이 없다는 주장만 할 수 있습니다.

만일 특허 행정법원에서 IPR로 특허범위항이 무효로 판결되면 그 특허범위항(claim)은 취소되며, 반대로 특허범위항이 무효화 되지 않았을 경우 특허행정법원에서 IPR진행상 최종 판결된 요소는 연방법원(또는 International Trade Commission 등)에서 특허청의 판결을 신뢰하여 같은 이슈는 다루지 않게 됩니다 (Estoppel.금반언의 원칙). 이러한 Estoppel의 경우에는 IPR에 참여한 당사자들과 그들과 관련된 회사 및 개인들에게만 적용되며, 제 3자는 같은 무효 주장을 새로운 IPR을 제시했을 경우 다시 주장할 수 있습니다. 그러나 특별한 상황을 제외하고는 제 3자도 특허판사 3명의 판결문을 같은 주장으로서는 바꾸기가 역부족일 것이며, 같은 선행 특허로 같은 특허범위항을 공격한다 하더라도 새로운 주장이 받쳐주어야 할 것입니다. 새로운 IPR에서는 당연히 모든 선행 특허/출판물은 새로운 주장에 활용할 수 있습니다.

연방법원과 특허청의 관할권 및 여러 연방법원의 절차상 이해상충을 고려하여야 하므로 IPR 신청시 미흡한 무효 제시를 했을 경우 IPR진행상 최종 판결이 없이 기각되었다 (IPR이 진행되지 않고 기각되었다)하여도 기각된 무효 제시범위는 연방법원에서 Estoppel을 IPR에 참여한 당사자들과 그들과 관련된 회사 및 개인들에게는 적용할 수 있습니다.

또한 연방법원에서는 IPR 신청시 서류상 보편적으로 제시 할 수 있던 무효 제의를 안했을 경우에도 Estoppel을 IPR에 참여한 당사자들과 그들과 관련된 회사 및 개인들에게는 적용할 수 있습니다.

그러므로 IPR의 독특한 절차상 IPR 신청시 무효주장이 미흡하여도 특허청에서 자진해 IPR을 추구할 수 있지만, IPR을 제시하는 당사자는 IPR청구서에 모든 선행기술을 섬세히 연구하여 보충자료와 같이 특허법원에 최선의 특허무효 주장을 제시해야 합니다.

IPR 접수 서류와 같이 제출되지 않은 증거자료는 IPR절차상 후에 제시하지 못 할 가능성이 매우 높으므로, 청구서 준비전에 최선의 준비를 하여야 합니다. IPR은 소장이 전달된 날짜로부터 1년 이내 신청하여야 합니다.

▶문의:(213)389-3777,park@parklaw.com

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