"특허권 등록서류 용어·표현 정확해야"

코트라LA 지식재산 세미나
저작권은 한·미 별도 등록
기업 가치 산정에도 포함

음주측정기를 개발한 한국 기업이 미국 수출을 위해 미국내 특허 출원을 시도했으나 여의치 않았다. 다행히 관련 과정에 익숙한 미국내 업자에게 일을 맏기고 특허 출원을 마쳤다.

첫 몇년 동안은 수출이 잘 진행됐으나 몇 가지 오해로 수업업체와 관계가 악화되면서 문제가 불거졌다. 미국내 수입 업체가 자사 이름으로 특허 출원을 한 사실이 발견된 것이다. 결국 한국 기업은 특허권을 잃고 말았다.

지난 달 29일 LA다운타운 JW메리엇호텔에서 열린 '미국 지식재산 세미나'에서 소개된 내용이다. 이날 세미나는 미국 특허권 등에 대한 이해를 돕기 위해 코트라 LA무역관이 주최했다. 코트라 LA무역관 IP데스크의 김윤정 변호사는 이런 내용을 소개하며 '첫 단추'를 강조했다. 소송이 벌어지는 가장 큰 원인은 지식재산을 미리 확인하지 못했거나 보호하지 못했기 때문이라는 것이다.

김 변호사는 특히 의류 패턴이나 디자인도 제품 제작이나 출시 전에 반드시 '사용 가능한지', '저작권을 먼저 가진 기업이 없는지', '소송 가능성이 있는지' 등을 확인해야 한다고 강조했다.

또한 회사의 지식재산이 퇴사 직원이나 도난 등으로 유출될 것에 대비해 문서에 '비밀' 인증을 표시하고 일반 직원의 접근을 제한해야 한다는 것이다. 동시에 직원들로 부터 비밀유지 약정을 받아 두는 것도 중요하다는 설명이다.

이날 강사로 참석한 전준영, 제프리 올브라이트 변호사(법무법인 루이스 로카)는 "과거 기업들은 자산 처분시 실질 자산의 가치에만 초점을 맞춰 큰 손해를 봤지만 이제는 시장가치 접근법(Market Approach)과 비용 접근법(Cost Approach), 수익 접근법(Income Approach)을 모두 사용한다"고 소개했다.

이들 접근법들은 쉽게 말해, 부동산 시장에서 주택 거래에서 위치, 면적, 비슷한 위치의 주택 가격 등이 고려되는 것과 마찬가지로 특허 가치 선정의 대상이 되는 품목이 시장에서 어떻게 거래가 되고, 알려진 브랜드의 평판, 유사품목의 거래가격 등이 모두 특허 가치를 결정하는 요소가 된다는 점을 근거로 한 것이다. 소송액수가 천정부지로 커지는 이유다. 동시에 업계에서는 '25% 룰'을 통해 기업이 특허권을 구입해, 생산과 판매 등의 과정을 거친 후 세금전 총수익(gross profit)의 25%를 대상 품목의 가치로 보는 것이다. 이 산정법에 고려되어야 할 요소는 제조시설 이용 비용, 감가상각비, 인건비를 포함한 직접 원가다.

세미니를 위해 한국에서 온 허정 변호사(법무법인 광장)는 한국 진출시 지재권 관련사항에 대해 "미국에서 비즈니스를 하는 한인 사업가 중 미국 특허 출원시 한국에서도 그 효력이 발생하는지에 대한 질문이 많다"며 "하지만 미국 특허는 한국에서 효력이 없다"고 말했다. 이어 경쟁사가 모방하거나 기술 선점을 방지하는 효과가 있고, 특허소송을 당한 경우 방어수단으로 사용할 수 있기 때문에 한국에 진출하려는 미국 기업이라면 한국에서도 특허 출원을 해야한다고 설명했다.

한국 특허 명세서 제출시 최종적 언어는 한국어로 작성되어야 한다. 또 추후 미국에 출원예정이라면 영어로 작성 후 한국어로 번역을 하는 방법도 있다. 또 출원 시점은 제품의 논문 등 특허 대상과 관련된 것이 발표된 후 12개월 내에 한국에 출원을 해야한다.

김 변호사는 "관련 법조계에서는 '저작권 괴물'로 불리는 기업들이 10여 곳 있으며 웬만해서는 이들 기업을 이기기 힘들며 이들이 제기한 소송 케이스는 무려 700여 건에 달한다"고 주의를 당부했다.


글·사진=최인성·정현욱 기자