지난 회에서 외국출원 허가제도에 대해서 알아보았다. 미국 특허청으로부터 외국출원 허가를 받지 않은 상태에서 미국에서 이루어진 발명을 타국에 특허로 출원해서는 안 되며 외국출원 허가 청원서(petition for license)를 통해 관련 허가를 받아야 한다는 내용이었다.

그렇다면 외국출원 허가 없이 해외에서 먼저 특허 출원되었다면 미국에서는 특허 출원을 포기해야 하는 것일까? 아니다. 구제받을 수 있는 방법이 있다. 외국출원 소급허가 청원서 (petition for retroactive license)를 제출하면 된다. 외국출원 소급허가 청원서에는 해외 출원이 이루어진 모든 국가와 출원일에 대한 정보와 접수비 및 증언서 (declaration)가 필요하다.

증언서에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 한다: 첫째 해당 발명의 주제가 해외에 출원될 당시는 물론이고 현재에도 국가 기밀과 관련된 비밀유지명령 (secrecy order)의 대상이 아님을 진술해야 한다. 둘째 출원인이 외국출원 허가 및 관련 제도에 대해서 알게 된 후에 해당 외국출원 허가를 받기 위해 성실하게 노력하였음을 진술해야 한다. 마지막으로 어떠한 실수 (error)로 외국출원 허가 없이 미국 외 국가에서 출원이 먼저 이루어졌는지에 대한 자세한 설명이 있어야 한다. 2012년 9월 16일 이전에 출원된 특허의 경우에는 해당 실수가 특허청을 속이려는 의도 (deceptive intent) 없이 이루어졌다는 진술도 포함해야 한다.

이러한 증언서의 진술은 단순한 주장에 그치면 안되고 구체적인 자료 내지는 설명으로 뒷받침 되어야 하는데 특히 어떤 실수가 있었는지에 대해 설명할 때는 반드시 이에 대한 직접적인 지식 (personal knowledge)이 있는 관계자의 증언이 포함되어야 한다. 일단 외국출원 소급허가 청원서를 제출하기로 결정하였다면 가급적 자세한 사실관계를 특허 변호사에게 제공하는 것이 바람직하다.

이렇게 외국출원 소급허가 청원을 통해 문제를 해결할 수도 있지만 외국출원 소급허가 청원서의 경우 비용도 많이 들고 처리되는데 긴 시간이 소요된다. 그리고 무엇보다 소급허가 청원이 받아들여 진다는 보장이 없다는 단점이 있다. 그래서 미국에서 이루어진 발명에 대한 특허를 타국에 먼저 특허로 출원할 때는 외국출원 허가를 받았는지 꼼꼼히 확인하는 것이 필요하다. 미국 뿐만 아니라 중국 독일 (국가 기밀) 인도 한국 (국방 관련) 등도 비슷한 제도가 있다. 따라서 발명이 이루어진 국가가 아닌 타국에서 먼저 특허를 받으려고 할 때는 해당 국가의 제도를 잘 알아보는 것이 필요하다.

미국에서 이루어진 발명이라면 먼저 미국에서 특허 변호사를 통해 특허 명세서를 작성하는 것을 추천한다. 외국어로 특허 명세서를 먼저 작성하면 영어로 번역하는 과정에서 발생한 오타나 잘못된 번역 때문에 발명의 내용이 잘못 해석될 수도 있다. 또한 각 국가마다 특허법이 조금씩 다르기 때문에 특허 명세서 및 청구항을 작성하는 방법도 조금씩 다를 수 있다.

미국에서 이루어진 발명이라면 타국 특허 출원을 먼저 진행하기 전에 반드시 미국 특허 변호사와 상담하는 것을 추천한다.

▶문의: 이메일 James.Jang@klgates.com 전화(312)807-4315