[특별기고] '북창동 순두부'와 'LA 북창동 순두부'

박윤근 특허법 변호사

이번에 상표분쟁이 발생된 '북창동 순두부'의 사례는 미국와서 열심히 나름대로 독특한 요리법을 개발하여 성공 한국에도 진출을 시도하려는 다른 한인 사업가들에게도 경종을 울려준다.

'북창동 순두부'와 비슷한 ' LA 북창동 순두부'의 상표를 가진 순두부 식당이 한국에 생겨 소비자들로 하여금 혼동을 주고 있는 것이다.

한국뿐 아니라 미국외의 다른 나라에 같은 상표를 갖고 진출하려고 할 때 우리 한인 사업가들이 알아 두어야 할 것이 미국에서 상표를 등록할 때 미리 진출할 나라에도 마찬가지로 등록을 하는 것이 안전하다는 점이다.

상표법은 한국 뿐아니라 미국 등도 속지주의이기 때문에 일단 그 나라의 국민에게 유리하도록 적용하기 때문이다. 따라서 진출을 계획하고 있다면 일단 가서 상점을 오픈하면서 상점의 로고도 등록하면 되겠지 하지 말고 미리 등록부터 해두는 것이 예방책이다.

이렇게 일단 상표 등록을 하면 이번 경우처럼 본래의 '북창동 순부두'의 상표 앞에 'LA'란 글자를 더 덧붙이고 또 영어표기도 본래의 'BCD'와 비슷하게 'JBSD'처럼 소비자에게 혼동을 주는 상표를 사용할 수 없게 된다.

상표법은 마크에 형상화된 신용을 인식하며 이런 마크를 이용하려는 자들에게 대항하여 그 신용을 보호해주는 것이 취지다. 그러나 미국 및 한국 모두에서 속지주의이기 때문에 한 국가에서 등록했을 경우 그것을 외국에서 보호받기가 힘든 것이다.

그러므로 '북창동 순두부' 사건의 경우 다른 사람들이 그 마크를 한국에서 등록하기 전에 한국에서 상표 등록 출원을 앞서서 했다면 다른 사람들이 시장에서 혼동을 일으킬 가능성이 있는 모든 상표를 사용하는 것을 방지할 수 있을 것이다.

한편 '북창동 순두부' 마크는 미국에서 등록되었기 때문에 미국에서는 넓은 상표권 보호를 받고 있다. 따라서 만일 '북창동 순두부'상표가 미국내에서 침해를 받았을 때는 상표권의 우선권을 행사할 수 있다. 그러나 이때 주의할 것은 누군가가 미국내에서 혼동된 상표를 사용하고 있다는 것을 알고도 이같은 사실을 그대로 오랫동안 묵인하면 미국에서 조차 상표 소유권자는 상표권의 집행을 하지 못할 수도 있다는 점이다. 따라서 미국내에서 자신의 고유한 상표를 지키려면 같은 것은 물론 유사한 로고를 사용하는 것을 발견하면 즉시 행동을 취하는 것이 중요하다.

한편 법적인 해석은 한국의 'LA북창동 순두부'의 소유자가 LA의 '북창동 순두부'의 소유자에게 미리 사용허가를 신청했거나 배급망의 일부이었을 경우에는 완전히 달라진다. 만일 일반 대중이 그 특정 요리를 '북창동 순두부'로 언급하기 시작하면 LA의 '북창동 순두부'의 소유자는 '북창동 순두부' 명칭의 배타적 사용권이 위협받을 수도 있다. 그러나 다른 식당 체인 (예로 명동 순두부 초당 순두부 서울 순두부 등)이 비슷한 두부 요리를 제공하고 있다는 사실을 고려할 때 미국에서는 일어날 것 같지 않다. 그러나 한국에서는 만일 일반 대중이 그 요리를 'LA 북창동 순두부'로 언급을 하면 그 명칭은 보통 명칭이 되어 한국에서는 아무도 배타권을 주장할 수 없게 된다.