[지적재산권법]미국특허 한국·캐나다에 출원하려면

Q 새로운 개발품에 대해 올해 2월1일 미국특허를 특허청에 출원하였습니다. 미국 출원된 특허를 한국과 캐나다에 출원하고 싶습니다. 해외출원을 할 때에 제일 적합한 방법은 무엇인지 알고 싶습니다.

A 해외출원 경로는 두 가지로 ‘국가별 출원’과 ‘PCT에 의한 출원’ 두 가지가 있습니다. 국가별 출원은 각 나라별로 특허를 출원하는 것입니다. PCT 출원은 하나의 출원서류를 준비해 세계지적재산기구 (WIPO)를 통해 등록하고 또 지정 국을 선정해 보통 20개월 안에 각나라별로 특허를 출원하는 방법입니다.

PCT 출원을 한 다음에 하는 출원은 국가별 출원과 방식이 같다고 보면 됩니다. PCT 출원의 경우 미리 선행기술을 조사할 수 있는 기회가 있어 위험부담이 적으나 특허시일이 대체로 길고 출원경비가 높은 단점이 있습니다.

그러나 특허를 빨리 받기 원한다면 우선권 주장기간(미국 출원일로부터 일년내)을 기다릴 필요 없이 국가별 출원방식으로 바로 출원하는 것이 좋습니다. 올해 2월1일 미국에 출원했을 경우에는 내년 2월1일까지 한국 특허청과 캐나다 특허청에 미국출원 우선권 날짜를 주장하는 특허서류를 제출해야 합니다.

하지만 외국출원에 앞서 몇 가지 중요한 점들을 참고해야 합니다. 미국법과 달리 어떤 나라들은 특허출원 전에 발명품이나 발명에 대한 정보가 공개됐거나 매매가 됐을 경우에는 더 이상 그 발명에 대해 특허로써 보호를 해주지 않습니다. 그렇기 때문에 특허출원전에 발명이 공개됐거나 매매됐을 경우에는 특허의 권한을 잃을 수가 있습니다. 또한 발명의 공개후 일년이내 특허출원이 되지 않으면 특허의 권한을 잃을 수도 있는 국가도 있습니다.

예를 들면, 캐나다 경우에는 상기발명품이 공개되거나 매매된 후에 일년 안에 특허출원이 돼야만 보호를 받을 수 있습니다. 이 일년이란 기간은 제일 처음 발명품이 공개 또는 매매된 날로부터 계산됩니다.

그럼으로, 미국 특허청에 2001년 1월15일에 특허 출원이된 발명이 2001년 1월1일에 미국에서 공개가 됐을 경우, 캐나다에서는 2002년 1월1일 전에 캐나다 특허청을 통해서 특허출원을 해야 보호를 받을 수 있습니다. 만일, 우선권 주장기간을 미국 출원날짜로부터 일년으로 알고, 2002년 1월15일에 캐나다에 특허출원을 하면 캐나다에서는 특허권한을 잃을 수 있습니다.

국가별출원을 할 경우에는 특허심사가 청구를 출원하는 동시에 선택을 할 수 있음으로 특허를 받는 시간이 절약됩니다. 하지만 국가별 출원에는 출원비용과 번역비용 등 여러 가지 비용을 먼저내야 함으로 출원경비가 처음에 많이 드는 단점이 있습니다.

일반적으로 소요되는 해외출원 비용에는 외국대리인(Foreign Associate/특허변호사)의 비용이 포함되고 또 명세서가 번역이 될 경우에는 번역비용이 추가됩니다. 그러므로 한국에 출원하려는 특허명세서는 영어에서 한글로 먼저 번역해야 합니다.

미국출원과는 달리 해외출원의 경우에는 신속한 의사소통이 중요함으로 출원대상국, 즉 캐나다 혹은 한국 언어에 능통한 대리인을 선정하고 또 각나라마다 특허법이 다름으로 그 나라 특허법에 능통한 외국 대리변호사를 선정하는 것이 바람직합니다. 미국특허변호사가 한국에 출원을 직접할 수 없기 때문에 한국출원을 원할 경우에는 한국대리인을 선정을 해야 합니다. 또한 모든 출원에 해당되듯이 기술내용을 이해할 수 있는 대리인이 필수적입니다.

또한 외국출원시에 그 국가마다 특허성 검토대상이나 판단 기준 및 구비여건등이 약간씩 차이가 있을 수 있으며 특허청구범위에 작성요령은 상당한 차이가 있음으로 해외 출원 전에 미리 명세서를 보완할 필요가 있습니다. 이때 단순히 명세서 작성요령만 보완하는 것이 아니라 그 동안 새로 개량된 부분이 있으면 더 내용을 보완해 출원하는 것이 좋습니다. 그리고 번역을 할 당시에도 새로 개량된 부분이 있으면 그 내용을 보완해서 번역을 하고 출원하는 것이 바람직합니다.

외국대리인에게 그런 명세서 보완작성을 의뢰하는 경우에는 그 비용이 추가될 수 있음으로 미리 기술내용을 잘 파악하고있는 변호사에게 보완해 외국대리인에게 보내는 것이 경제적입니다.
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