[코트라 '지식재산권'의 이해(2)] 특허의 외국출원 허가 규정 (1)

미국에서 스타트업을 하거나 연구직에 종사하는 한인들로부터 본인의 발명을 한국에 먼저 출원하고 이를 바탕으로 미국에 다시 출원하는 방법에 대한 문의를 종종 받는다.

한국에 제출된 특허 명세서를 번역해 미국 특허청에 제출함으로써 비용을 아껴보겠다는 것이다.

하지만 미국에서 이루어진 발명을 미국 출원 없이 바로 외국에서 특허로 출원하는 경우 몇 가지 주의할 점들이 있다. 그중 하나가 외국출원 허가 (Foreign Filing License)라는 제도이다.

미국의 외국출원 허가 규정은 미국 특허청으로부터 외국출원 허가를 받지 않은 상태에서 타국에 먼저 특허로 출원하는 것을 금지하고 있다. 해당 법규를 보면 단지 미국에서 이루어진 발명 ('an invention made in this country')이라고만 되어 있고 특별히 발명자의 국적을 따지고 있지 않다.

따라서 미국 국적자가 아닌 영주권자나 비이민 비자 소유자 (유학생 파견직 등)의 경우에도 미국에서 발명을 한 경우 외국출원 허가 규정의 적용을 받을 수 있다. 이를 어기고 타국에서 처음으로 특허를 출원한다면 추후 미국에서 특허를 받지 못하거나 받게 되더라도 무효화 (invalidation)될 수 있다.

미국에서 이루어진 발명의 특허가 미국에 출원되지 않은 상태에서 타국에 특허를 출원하고자 하는 경우에는 따로 외국출원 허가 청원서 (petition for license)를 준비해야 한다.

보통 외국출원 허가 청원서 (petition for expedited foreign filing license)라는 양식을 먼저 제출하게 되는데 청원인의 주소 해외에 출원하려는 명세서 및 도면의 사본과 접수비를 같이 제출하면 된다. 통상적으로 청원서 제출 후 3 영업일 안에 외국출원 허가가 나온다. 해외에 출원하려는 명세서가 영어로 작성되어 있지 않다면 번역본을 제출해야 한다.

미국에서 해당 발명에 대한 특허가 출원되었다고 해서 당연히 외국출원에 대한 허가를 받은 것으로 생각해서는 안 된다.

외국출원 허가제도에 따르면 미국에 먼저 출원하였다 하더라도 외국출원 허가를 받을 때까지 기다리거나 외국출원 허가를 받지 못하였다면 미국 특허출원일로부터 6개월을 기다려야 한다.

일반적으로 미국 특허청에서는 제출된 특허 출원서 (patent application)에 외국출원 허가 청원서도 포함되어 있다고 간주한다. 따라서 특허 출원서 제출일로부터 몇 주 내에 출원접수증 (filing receipt)을 받게 되는데 이 출원접수증에 외국출원 허가도 같이 오는 것이 일반적이다.

하지만 미국 특허청에 특허 출원서를 제출한 후에 외국출원 허가를 받지 못하였다면 출원일로부터 6개월까지 기다려야 한다.

외국출원 허가서를 받지 않은 상태에서 특허출원 후 6개월 이전에 해외에 특허를 출원하고자 하는 경우에는 위에서 언급한 외국출원 허가 청원서를 별도로 제출해야 한다.

이 경우에는 청원서에 해당 미국 특허 출원서의 출원번호 출원일 발명자 이름 발명의 명칭에 대한 정보와 접수비를 같이 제출하면 된다.

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장광호 변호사 K&L Gates