[코트라 '지식재산권'의 이해(4)] IPR이란 어떤 것인가

IPR(Inter partes review)은 특허 소송 중 한가지이며 연방법원이 아닌 특허청에 행정소송을 제기하는 특허무효소송이다.

특허 소송을 당한 피고들이 IPR을 선호하는 이유는 (1) 연방법원에 비해 저렴한 비용이 들고 (2) 연방법원보다 특허 권리조항 무효화 가능성이 높은 장점이 있고 (특허 무효에 필요한 증거의 부담이 특허청에서는 증거의 우세이며 법원에서는 정확하고 명백한 증거 이므로 같은 자료만으로는 특허청에서 특허 무효 가능성이 높다) (3) IPR은 보편적으로 처음 서류를 제출한 후 18개월 내에 판결을 받을 수 있으며 (4) 특허청 행정법원에서 IPR진행 중에는 연방법원에서 IPR을 제기한 특허에 관계된 소송건은 판결이 나올 때까지 모든 소송 진행이 보류될 가능성이 매우 높다.

반면 단점은 (1) 만일 IPR에서 특허 권리조항이 무효가 안되면 연방법원의 진행 과정을 모두 밟아 판결을 받아야 하며 (그러나 IPR 진행과정에서 많은 사항을 자세히 분석했으므로 비슷한 과정에 따로 분석할 필요는 없을 수 있음) (2) IPR에 사용되는 선기술 (prior art)는 오직 선 출판물 (특허 및 특허 공개자료 포함)에 국한된다. IPR 판결 후 당사자들이 판결 내용을 고려해 연방 소송이 취소될 수 있고 또 당사자들이 합의로 특허 소송을 피할 수 있는 좋은 요소가 될 수 있다.

IPR은 청구자가 모든 선기술을 자세히 연구해 보충자료와 같이 특허행정법원 제시한다. 접수된 IPR 요청 사항은 특허행정법원에서 형식상 오류가 없음을 판단해 특허 소유자에게 노티스(Notice)를 보냄으로 시작된다. 특허 소유자는 3개월 내 충분한 검토 후 예비응답을 접수하여야 한다.

특허행정법원에서는 3명의 특허전문 행정판사가 접수된 IPR 요청사항과 특허소유자의 예비응답을 비교하여 IPR 진행여부를 판결한다. 특허행정법원 검사 후 만일 제시된 서류로 특허 권리항의 1항이라도 취소될 가능성이 있으면 모든 당사자에 IPR 진행 노티스를 주며 특허소유자는 3개월 내 IPR 진행 사항에 대한 정식응답을 제출하여야 한다. 만일 제시된 서류로 특허 권리항의 1항이라도 취소될 가능성이 없다는 판결이 나오면 특허행정법원은 IPR을 기각하며 특허의 모든 부분은 유효하게 된다.

특허소유자의 정식응답 제출 후 3개월 내 청구인이 특허소유자의 정식 응답에 대한 응답을 제시하여야 하며 청구자의 응답과 같이 필요한 모든 정보를 첨부하여야 한다.

모든 서류가 제시된 후 특허행정법원에서 판결을 내리는데 만일 판결 전에 특허소유자나 청구인이 특허행정법원에서 (3명의 특허전문 행정판사 앞) 'oral argument' 를 요구하면 공판이 열린 후 판결이 내린다. 이러한 판결문은 30일 내에 재심을 요구할 수 있으며 또 상소를 연방특허 항소법원에 의뢰할 수 있다.

만일 특허행정법원에서 IPR로 특허범위항이 무효로 판결되면 그 특허범위항 (claim)은 취소되며 반대로 특허행정법원에서 IPR진행상 판결된 요소는 3명의 특허전문 행정판사가 판결을 내린 사항이므로 연방법원에서 많이 신뢰를 하여 법원에서는 같은 issue는 다루지 않게 된다.

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박윤근 변호사 Park Law Firm