훌라후프·HDMI 등 등록 상표 주의해야
10년마다 갱신하면 영구 보유 가능해
미국에서는 간혹 생각지도 않은 단어가 사실은 기업의 등록된 상표인 경우가 있다. 이에 우리 기업이 인지하지 못한 채로 타인의 상표를 침해하는 경우가 발생하는데 각 상표와 관련하여 우리 기업이 꼭 알아야 하는 상표 정보에 대해 알아보도록 하겠다.
10년마다 갱신하면 영구 보유 가능해
첫째, 훌라후프가 그 대표적인 상표이다. 훌라후프는 오래전부터 사용되어온 놀이 운동 기구인데 이 HULA-HOOP라는 명칭은 사실 등록된 지 60년이 되어가는 WHAM-O 사의 상표이다. 훌라후프는 엄연히 타인의 등록된 상표이기 때문에 라이선스를 받지 않는 한 이를 훌라후프라는 이름으로 판매하는 행위는 상표법상 침해가 될 수 있다. 훌라후프를 훌라후프라고 부르지 못한다는 것이 마치 아버지를 아버지라 부르지 못하는 것과 비슷하지만 라이선스를 받지 않은 판매자라면 훌라후프 대신, 동그란 플라스틱 놀이 운동 기구 정도로 불러야 하는 것이다. 게다가 WHAM-O 사는 이베이, 아마존 등에서 자신의 상표를 침해하고 있는 기업을 대상으로 대대적인 상표 소송을 벌이고 있으므로 주의를 기울여야 하겠다.
두 번째는 HDMI다. 과거에 소리와 영상에 대한 케이블이 각각 필요했지만, HDMI(High Definition Multimedia Interface) 기술이 도입되면서 하나의 케이블로 소리와 영상이 가능해졌다. 그런데 이 HDMI가 기술을 부르는 이름이 아니라 등록된 상표라는 것이다.
상표는 등록된 지 5년에서 6년 차에 사용 중임을 증명하고 10년마다 갱신을 하게 된다. 만약 미국 내에서 계속 사용을 하고 있어 10년마다 갱신하게 된다면 상표권자는 해당 상표권을 영원히 보유할 수 있게 된다. 이는 존속기간이 있는 특허(기술 특허는 20년, 디자인 특허는 15년)와는 차이가 있다.
이러한 영구적인 존속기간을 가진 상표를 사용하여 전략적으로 로열티를 확보하는 사례가 바로 HDMI다. HDMI는 2002년부터 여러 대기업이 공동 연구한 기술이다. 해당 기술 개발이 완료된 후 기업들은 존속기간이 존재하는 디자인 특허나 기술 특허의 등록보다는 영원히 권리를 가지고 집행할 수 있는 상표 등록에 집중하였다. 이 기업들은 상표 라이센싱을 위해 HDMI LA(구, HDMI LLC)를 설립하여 해당 상표에 대한 라이선스를 발부하였고 대대적인 상표 단속도 벌이고 있다.
세 번째는 과거에 등록되어 있었으나 지금은 취소된 유명 상표들이다. 제품을 지칭하는 일반명사로 생각된다면 그만큼 유명한 상표라는 것이다. 그렇다고 마냥 기뻐할 수만은 없다. 등록된 상표가 너무 유명해져서 상표가 제품을 지칭하는 정도가 된다면 해당 상표는 취소될 수 있기 때문이다. 아스피린, 에스컬레이터, 스티로폼 등이 여기에 해당한다.
지금까지 우리가 잘 알고 있는 유명한 상표와 관련 상표법에 대해 알아보았다.
상표는 여러 지재권 중 우리 기업이 가장 기본적으로 확보해야 하는 지재권이며 전략적으로 사용될 수 있다. 따라서 우리 기업들은 미국에서 제품을 판매할 때 혹시 선정한 상표가 타인의 상표를 침해하는 것은 아닌지, 그리고 어떻게 전략적으로 사용할 수 있을지를 고민해보아야 하겠다.
▶문의: (323)954-9500(ext. 160)
김윤정 / 변호사·코트라 LA 무역관 IP 데스크