유명 브랜드에 의한 특허청 상표심판 절차 남용 [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 특허청 상표심판 절차를 남용하는 유명 브랜드들이 있는데, 구체적으로 어떻게 남용되고 있나요?   ▶답= 미국 특허청 산하 상표심판원은 제3자에 의한 이의신청이나 등록 취소 청구를 관장합니다. 이의신청은 출원 상표가 소비자 혼동을 일으키거나 타 상표의 식별력을 희석시키거나 기타 상표법을 위반할 우려가 있다고 판단할 때 제기할 수 있습니다.     등록 취소 청구는 상표가 장기간 사용되지 않았거나 보통명사화되었거나 식별력을 획득하지 못한 단순 묘사적인 상표일 경우 또는 그 밖의 무효 사유가 존재할 경우 상표 등록을 취소하기 위한 절차입니다. 이러한 절차의 목적은 어디까지나 상표의 등록 적격성을 심사하는 것이지만, 일부 유명 브랜드들은 자사 상표권을 과도하게 보호하기 위해 이러한 절차를 남용하고 있습니다.     예컨대, 근거가 약한 사건임에도 불구하고 이의신청이나 취소 청구를 제기하여 소규모 기업들이 법률 비용을 감당하지 못하고 상표를 포기하거나 불리한 조건으로 합의하도록 압박하는 경우가 종종 발생합니다. 만약 이러한 요구를 수용하지 않을 경우, 소송을 장기간 끌어 나감으로써 상대방에게 비용 부담을 가중시키고, 상표 등록을 오랜 기간 지연시키기도 합니다. 예를 들어, 음료 브랜드 Monster Energy는 지정상품이나 서비스가 다르더라도 상표에 "monster" 또는 "beast" 등의 단어가 포함되어 있으면 적극적으로 이의신청이나 취소 청구를 제기해 왔습니다. 이러한 과정에서 상대방이 상표 사용을 포기하거나 불리한 사용 제한 조건에 합의하기도 합니다. 이처럼 소규모 기업은 충분한 법적 근거가 있음에도 불구하고, 비용과 시간의 제약으로 인해 상품.서비스 범위를 축소하거나 상표를 포기하는 경우가 많습니다.     상표심판 절차에서는 연방법원만큼의 광범위한 제재(sanction)가 이루어지지 않기 때문에, 이러한 남용이 상대적으로 쉽게 발생하고 있습니다. 따라서 소기업들은 신규 브랜드를 개발할 때 남용 사례가 빈번한 브랜드를 사전에 파악하여, 이들과 충분히 차별화된 상표를 선택할 필요가 있습니다. 이를 통해 불필요한 이의신청이나 취소 청구에 휘말릴 위험을 줄일 수 있습니다.     또한 분쟁이 발생했을 경우, 상대방의 요구가 단순한 상표 포기인지, 공존 합의 체결이나 특정 상품.서비스 범위의 조정 등인지 파악해야 하며, 소송 비용과 리스크를 고려하여 가능한 한 이른 시점에 합리적인 수준에서 분쟁을 종결하는 전략이 필요합니다.    ▶문의: (213)387-3630 채희동 변호사미국 상표심판 특허청 상표심판 상표심판 절차 특허청 산하

2025.10.08. 0:13