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한인 업체, 삼성전자 상대 특허 소송서 패소
남가주 한인 반도체 기업인 넷리스트가 삼성전자와의 특허 무효 소송에서 패소했다. 3일 외신과 업계에 따르면 특허심판원(PTAB)은 지난 2일 삼성전자가 제기한 특허 무효 소송 2건에 대해 삼성전자의 손을 들어줬다 이미 무효 심결을 받은 3건을 포함해 넷리스트가 특허 침해를 제기한 5건의 특허가 모두 무효 판정을 받으면서 지난해 4월 텍사스 동부연방지방법원에서 진행된 소송의 지급 판결 근거도 모두 사라졌다. 캘리포니아 어바인에 본사를 두고 있는 넷리스트는 2000년 LG반도체 출신인 홍춘기 대표가 설립한 회사다. 삼성전자와 넷리스트 간의 소송은 2015년 양사가 체결한 공동 개발과 라이선스 계약에 대해 넷리스트가 계약 위반을 주장하며 시작됐다. 넷리스트는 2021년 삼성전자의 클라우드 컴퓨팅 서버에 사용되는 메모리 기술이 자사의 특허를 침해했다며 소송을 제기했다. 넷리스트는 자사 기술이 메모리 모듈의 효율을 높여 단기간에 많은 양의 데이터에서 유용한 정보를 도출할 수 있도록 해주며 삼성전자가 프로젝트에서 협업한 이후 특허 기술을 가져갔다고 주장한 반면, 삼성전자는 넷리스트의 특허가 무효이며 자사의 기술이 넷리스트의 기술과는 다르게 작동한다고 맞서왔다. 이에 대해 지난해 4월 배심원단은 삼성전자가 넷리스트의 특허 5건을 침해했다고 평결했고, 같은 해 8월 법원은 배심원단의 평결을 수용해 삼성전자가 넷리스트에 3억300만 달러의 배상금을 지불하라고 판결했다. 삼성전자는 침해가 주장된 5건 특허에 대해 특허심판원에 특허 무효 심판을 청구했고, 이번 2건을 포함해 특허 소송과 관련된 5건에 대해 모두 무효 심결이 선고됐다. 넷리스트에서 소송의 근거로 제시한 특허들이 모두 무효로 결정됨에 따라 업계에서는 양사 간의 특허 분쟁에서 삼성전자가 승기를 잡았다는 분석이 나온다. 다만 넷리스트가 이번 무효 심결에 대해 항소할 가능성이 있다. 이 경우 항소 법원에서 최종 확정될 예정이다.삼성전자 특허 특허 소송 특허 무효 특허 침해
2024.04.03. 19:46
특허 소송과 Forum Shopping [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]
▶문= 특허 소송에서의 Forum Shopping에 대해서 설명해 주세요. ▶답= 복수의 관할 법원에서 동일한 사실관계에 대해서 소송을 제기할 수 있을 때, 그중 자신에게 가장 유리한 법원을 선택하여 소송을 진행하는 것을 Forum Shopping이라 합니다. 법원들 사이에 일관성이 유지되는 것이 중요하겠으나, 법이나 판례, 배심원의 성향, 또는 법원의 규정, 판사들의 성향 등에 있어서 차이나는 부분들로 인하여 소송의 과정이나 결과가 다를 수 있어 Forum Shopping이 발생하곤 합니다. 특허 소송에서도 Forum Shopping이 자주 발생합니다. 특히 텍사스주 동부 및 서부 지방법원은 특허권자에게 유리한 규정과 절차를 갖추고 있고, 배심원의 성향이 특허권자에게 유리하며, 배상금도 상대적으로 높게 책정되는 경향이 있기 때문에 많은 특허권자들이 이러한 법원을 선호합니다. 연방 대법원은 TC Heartland 판례를 통해 특허 소송의 관할법원(venue)을 피고 기업의 설립 지역이나 피고의 사업장이 있고 침해행위가 발생한 지역으로 한정하였습니다. 이러한 제약조건으로 인하여 텍사스주에서의 특허 소송 건 수가 크게 감소하였지만, 여전히 많은 특허권자들이 텍사스주에서 소송을 진행하고자 하며, 판사를 선택하기 위한 Judge Shopping도 지속적으로 발생하고 있습니다. 특허 소송은 대개 특허권자가 특허침해를 주장하며 시작됩니다. 그러나 특허 침해에 대한 경고장을 받은 당사자가 특허의 무효나 불침해를 주장하는 소송을 먼저 제기하여 소송을 시작할 수도 있습니다. 누가 먼저 소송을 제기하든 그 측이 소송을 진행할 법원을 선택하는 권한이 있습니다. 그에 반해 피고 측은 선택된 법원의 적절성에 대해 이의를 제기하거나 다른 법원으로 이동을 시도할 수 있습니다. 어느 법원에서 소송이 진행되느냐에 따라 소송 과정이나 결과에 큰 영향을 미칠 수 있어, 소송 초기 단계에서의 관할법원 선택은 중요한 이슈가 될 수 있습니다. 따라서, 특허소송이 예상될 경우, Forum Shopping과 Judge Shopping의 가능성을 검토해야 합니다. 특허권자는 어느 법원에서 소송을 진행할지 결정해야 하며, 경고장을 발송한 후 상대방이 먼저 소송을 제기할 가능성도 고려해야 합니다. 반면, 상대방은 특허권자의 Forum Shopping이나 Judge Shopping 가능성을 검토하여 대응 전략을 세워야 합니다. ▶문의: 213) 387-3630 채희동 변호사미국 특허 특허권자가 특허침해 특허 소송 forum shopping
2023.10.31. 22:35
자가면역치료제 ‘휴미라’ 특허 올해 종료
미국에서 가장 많이 팔린 의약품의 특허가 만료됨에 따라 시카고 서버브에 위치한 제약사가 적지 않은 영향을 받게 됐다. 노스 시카고에 본사를 둔 애브비(Abbvie)가 판매해온 휴미라(Humira)는 류마티스 관절염을 비롯한 자가면역치료제로 널리 사용되고 있는 약이다. 2021년에만 207억달러어치가 판매됐고 2002년 승인된 이후 국내에서 가장 많이 판매된 약으로도 유명하다. 애브비의 일년 매출의 37%가 이 약이 차지할 정도로 비중이 큰 제품이기도 하다. 애브비는 시카고에 본사를 둔 애봇 랩에서 2013년 분사한 바이오텍 제약회사다. 매출 기준으로 화이저에 이어 세계에서 두번째로 큰 제약회사다. 하지만 이 약에 대한 특허가 2023년 종료됨에 따라 복제약이 시판될 수 있게 됐다. 애브비 입장에서는 회사 매출의 큰 비중을 차지하는 약이 경쟁업체가 싸게 만든 일종의 복제약인 바이오시밀러와 치열한 경쟁을 해야 하는 상황이 된 것이다. 반면 환자 입장에서는 비싼 약을 성분이 같으면서도 저렴하게 복용할 수 있게 됐다. 휴미라를 1년 정도 복용할 경우 비용은 약 8만달러가 넘는 것으로 알려졌다. 일리노이 주에 본사를 둔 대표적인 제약업체인 애브비 입장에서는 당장 수익 걱정을 하지 않을 수 없게 됐다. 당장 내년에 나올 휴미라 바이오시밀러로 인해 이 제품의 매출이 35~55% 가량 떨어질 것으로 보이기 때문이다. 전문가들은 이로 인해 노스 시카고의 애브비가 연구 인력을 줄이거나 투자비를 감축할 수 있을 것으로 보고 있다. 애브비 역시 치열한 경쟁을 예상하고 다른 약에 대한 판매에 집중할 계획이다. 또 2020년 보톡스 제조사로 유명한 알레그란사를 630억달러에 인수한 것과 같이 다른 제약사를 인수하면서 시장 경쟁에 대비한다는 방침이다. Nathan Park 기자자가면역치료제 특허 특허 올해 노스 시카고 회사 매출
2023.01.12. 16:26
미국 특허청 특허 무효심판 [ASK미국 상표/특허/저작권법 - 채희동 변호사]
▶문= 특허를 무효화시키기 위해 특허청에서 진행할 수 있는 특허 무효심판에는 무엇이 있나요? ▶답= 연방 법원에서 특허침해 소송이 진행될 때 일반적으로 특허의 유효성 특허침해 여부 손해배상액 산정 등의 이슈들이 다루어지며 이 중에서 특허가 유효한지 아니면 무효인지에 대해서는 연방 법원뿐 아니라 미국 특허청에서도 진행할 수 있습니다. 특허청의 PTAB (Patent Trial and Appeal Board)에서 관할하는 특허 무효심판은 크게 PGR (Post Grant Review)와 IPR (Inter Pates Review)가 있으며 금융상품이나 서비스에 대한 방법 특허에 대해서 진행하는 CBM (Covered Business Method review)도 있습니다. 일반적으로 특허등록일로부터 9개월 이내에는 PGR을 9개월 이후에는 IPR이나 CBM을 진행할 수 있으며 특허침해 소송이 제기된 이후에 IPR을 제기하고자 한다면 소송 시작일(정확하게는 Service 날짜)로부터 1년 이내에 제기되어야 합니다. 일반적으로 특허청에서의 특허 무효심판은 연방 법원에서의 특허 무효 청구보다 비용이 저렴하고 신속하게 진행되며 특허청 판사들의 전문성이 높다는 장점이 있습니다. 또한 특허청 무효심판은 연방 법원 소송에 비해 특허 무효를 위한 입증책임이 낮기 때문에 특허를 무효화시키기에 더 유리하다는 장점도 있는데 특허를 무효화시키기 위해서 연방 법원에서는 명백하고 확실한 증거를 제시하여야 하는 반면 특허 무효심판에서는 증거 우위의 입증만을 제시하면 됩니다. IPR의 경우는 특허를 무효화시킬 수 있는 근거가 선행기술 특허나 문헌에 의한 신규성이나 진보성 부재로 제한되는 반면 PRG이나 CBM의 경우는 신규성이나 진보성 부재뿐 아니라 성립성 부재 기재불비 등의 근거들도 제시할 수 있습니다. 특허침해 소송의 피고에 의해 많이 활용되고 있는 IPR의 경우 특허 무효의 근거가 신규성이나 진보성 부재로 제한되기 때문에 특허를 무효화시킬 수 있는 근거가 prior sale prior public use 성립성 부재 기재불비 inequitable conduct 등에 있다면 이러한 이슈들은 연방 법원에서 다루어져야 합니다. 특허침해 소송을 대응하는 데 있어서 특허 무효심판의 활용 여부에 대해서는 소송 초기부터 면밀히 검토되어야 합니다. ▶문의: (213)387-3630 채희동 변호사미국 특허 특허청 무효심판 특허 무효심판 특허청 판사들
2022.12.06. 20:35
무역 지식재산권 세미나
한미 간 무역 관련 지식재산권 온라인 세미나가 열린다. LA총영사관과한미관세무역연구포럼(KACTS)은 20일 오후 5시(서부시간) 줌(Zoom)으로 무역 관련 지식재산권 온라인 세미나를 진행한다. 주최 측은 한인 기업과 한국에서 미국으로 상품을 수출하는 기업이 꼭 알아야 할 특허와 상표출원 정보를 안내할 예정이다. 이날 제임스 리 변리사는 미국 특허와 상표출원 시 유의사항과 미국 세관 지재권 등록제도, 김윤정 변호사는 최근 변경된 미국 지식재산 법률 및 규정에 관해 설명한다. 이번 세미나는 사전 등록(us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JbkIks06QyaAVraedXUf7g)만 하면 누구나 무료로 참여할 수 있다. ▶문의: [email protected] 김형재 기자 [email protected]상표출원 특허 상표출원 정보 지식재산 법률 최신 법률
2022.09.07. 20:00
[지식재산권] 표준 특허
표준특허는 무엇일까? 영어로는 SEP(Standard Essential Patent), 즉 필수표준특허이다. 쉽게 말해 모두가 동일한 방식으로 사용해야 하는 필수적인 기술표준에 특허권이 부여된 경우라고 보면 된다. 우리가 모두 다른 제조사의 모바일폰으로 동영상을 볼 수 있는 것도 비디오 코딩이라고 하는 기술표준이 있기 때문이다. 그런데 이러한 기술표준에 대한 특허를 특정 개인이나 기업만 보유하고 있다면 어떤 일이 일어날까? 특허권자가 허락하지 않는 한 누구도 해당 기술을 사용할 수 없으니 지금과 같이 전세계 어디에서나 비디오 컨퍼런스를 하거나 각자의 모바일 폰으로 유튜브 동영상을 볼 수는 없었을 것이다. 표준특허는 통상 복수의 특허가 포함된 특허풀을 형성하게 된다. 이러한 특허풀들 중 가장 유명한 것은 MPEG LA에서 제공하는 특허풀이다. 이러한 특허풀은 전세계 사용자로부터 로열티를 받고, 그 특허풀의 참여자는 보유한 특허권에 비례에서 로열티를 배당받게 된다. 전세계 모두가 사실상 동일한 표준에 의해 통신하고 각종 비디오 콘텐츠를 공유하는 지금과 같은 시대에 그 로열티는 천문학적인 금액일 수밖에 없고 따라서 이들 특허풀에 지분이 있는 기업이나 개인 또한 막대한 로열티 수입을 올릴 수 있게 된다. 특허를 통한 매우 안정적인 수익 획득 방법이다. 반대로, 한국의 이동통신업체들은 한때 CDMA 기술을 세계 최초로 상용화하였으나 퀄컴의 표준특허 때문에 수조 원의 로열티를 납부한 사례가 있다. 이러한 실패 사례를 거울삼아서인지 지금의 통신표준에서 삼성, LG, ETRI 등 국내 기업 또는 연구소의 위상은 상당하다. 한국 특허청 발표에 따르면, 2020년까지 세계 3개 표준화기구(ISO, IEC, ITU)에 우리나라가 선언한 표준특허의 누적 건수는 세계 1위를 달성하였고, 세계 5대 표준화기구(IEEE, ETSI 포함)에서는 미국, 중국에 이어 세계 3위를 달성하였다. 우리가 매우 잘하고 있지만 중국의 부상도 만만치 않다. 따라서, 미래의 기술표준을 장악하고 그 표준특허를 확보하는 것은 기업 및 국가의 사활이 걸린 일이 될 수 있다. 이에 많은 기업과 연구소들은 매년 열리는 각종 국제표준회의에 참석해 동향을 살피고 또 채택 가능성이 높은 기술에 읽힐 수 있는 특허의 초안을 작성하려고 노력한다. 이를 위해 때론 필자와 같은 특허변호사가 동반되기도 한다. 소위 총성 없는 기술 표준의 전쟁터라고 할만하다. 요즘 한국에서는 건물주가 되는 것이 꿈이라고 말하는 분들을 많이 보게 된다. 부동산 수익만큼 안정적이고 확실한 것이 없다는 믿음 때문이겠지만, 관점을 바꿔 안정적인 로열티를 받을 수 있는 특허권주가 되는 꿈을 꾸어보면 어떨까? 그것도 표준특허권주가 되는. 물론 한 개인이 표준특허를 확보하는 것은 매우 어려운 일이겠지만, 그동안 한국의 기업들과 그 엔지니어들이 기술 전쟁의 각축장에서 우위를 점하기 위해 각고의 노력을 다하고 그로 인해 수많은 표준특허를 확보하여 전세계 최신 기술의 흐름을 선도하고 있는 것은 참으로 놀랍기도 하고 자랑스러운 일이다. 모두가 건물주만을 꿈꾸는 나라라면 결코 상상해볼 수 없는 성과였을 듯하다. ▶문의: (213)800-2636 [email protected] 김지훈 / 특허 변호사지식재산권 특허 표준 표준특허 때문 이들 특허풀 한국 특허청
2022.07.31. 15:59
한인 업체, 삼성전자 상대 특허 소송 관심
남가주의 한인 반도체 업체가 삼성전자를 상대로 한 특허 관련 소송에서 승리해 관심을 모으고 있다. 삼성 측은 즉각 항소할 것으로 알려졌지만 법인이 최종적으로 한인 업체의 손을 들어줄 경우 배상금 규모는 수 억 달러에 이를 전망이다. 가주 연방 중부지방법원은 지난 15일 넷리스트(Netlist Inc.·대표 홍춘기·사진)사와 삼성전자의 공동개발면허협정(JDLA) 관련 소송 심리에서 삼성 측이 2건의 계약을 위반했다고 판결했다. 법원은 판결문을 통해 삼성전자가 넷리스트에 대한 공급, 지불 의무를 어겼다고 밝혔다. 특히 넷리스트의 JDLA 해지 절차는 합법적으로 이뤄졌으며 이에 따라 삼성의 특허 사용 권리도 중단됐다는 것이다. 넷리스트 측은 "1년 전쯤 삼성전자에 계약 해지 통보를 했다"며 "법원이 해지의 적법성을 인정했으니 통보 시점 이후부터는 삼성전자가 (우리) 특허를 침해한 것에 해당한다"고 밝혔다. 홍춘기 넷리스트 대표는 "우리가 보유한 특허가 업계 표준 기술이라서 삼성이 생산하는 반도체의 70~80%가 (우리 특허를) 사용하고 있다"며 "이번 승소를 통해서 현재 텍사스 지방법원에 계류 중인 특허 침해 소송에서도 유리한 입장에 서게 됐다"고 반겼다. 텍사스 지방법원은 2018년 삼성전자가 카이스트(KAIST)의 특허를 침해했다며 이에 대한 배상금 4억 달러를 결정한 법원이기도 하다. 특허 침해 소송에 관련한 판결은 내년 1분기에 나올 것이라고 덧붙였다. 넷리스트는 LG반도체 임원 출신의 홍 대표가 지난 2000년 설립한 반도체 기업으로 나스닥에 상장돼 있다. 2015년 삼성전자로부터 2300만 달러의 투자를 받아 메모리반도체 관련 특허를 공유하고 신제품을 공동 개발하기로 계약한 바 있다. 그러나 2020년 중순부터 양사의 갈등이 커졌고 결국 넷리스트 측은 2021년에 삼성전자를 상대로 특허 침해 관련 소송을 제기했다. 한편, 넷리스트는 특허 침해 소송을 제기했던 SK하이닉스와는 지난해 합의에 도달한 바 있다. 당시 양사는 메모리 반도체 기술에 대한 상호특허 사용계약(Cross License)을 체결하고, 텍사스 서부지방법법원과 연방 특허청에서 벌이는 특허 사용 분쟁을 취하한다고 전했다. SK하이닉스가 지급하기로 한 로열티는 약 4000만 달러인 것으로 전해졌다. 진성철 기자삼성전자 특허 상호특허 사용계약 특허 침해 한인 업체
2022.02.17. 23:14
"자동차 앞면에도 브레이크 전등을…"
남가주 한인이 자동차 안전장치를 개발해 7개국에서 특허를 취득해 관심을 모으고 있다. 화제의 주인공은 다이아몬드바에 본사를 둔 유나이티드 세이프티 프런트 브레이크 라이트(USFBL)의 이영국 대표. 이 대표가 발명한 제품은 자동차 제동 시 점등하는 LED 프런트 브레이크 라이트로 차량 전면 또는 운전석 대시보드에 부착해 전면이나 측면에서 다가오는 차량이나 보행자들에게 정지 의사를 알리는 역할을 한다. 이 대표는 “한국 방문 시 건널목에서 차가 보행자를 치는 사고를 목격한 후 사고를 예방할 수 있는 방법이 없을까 생각하면서 고안하게 됐다. 2018년부터 지금까지 한국, 미국, 일본, 대만, 싱가포르, 베트남, 멕시코 등에서 특허를 획득했다. 중국과 유럽에서는 현재 심사 중”이라고 밝혔다. 이 대표에 따르면 시제품을 차에 부착하고 다니다 경찰 단속에 걸려 부착물 규정 위반으로 지난해 8월 법정에 서기도 했다. 하지만 판사가 제품 의도와 설명을 듣더니 수차례 “혁신적인 제품”이라고 이야기하며 무죄 판결을 내렸다고 한다. 일부 자동차업체와 보험회사 등에서도 관심을 보이고 있다는 이 대표는 “달려오는 차량이 정지할지 안 할지를 운전자나 보행자가 미리 알게 되면 이에 대응할 수 있어 사고 예방에 큰 역할을 할 수 있다. 소중한 생명을 구하는 데 도움이 될 수 있도록 전면 부착이 의무화되는 것이 꿈”이라고 덧붙였다. 기존 차량 또는 신차에 부착할 수 있는 5가지 모델로 고안된 프런트 브레이크 라이트는 한국 지사에서 제작해 올 2~3분기 중에 시판될 예정이다. 이 대표는 “자율주행 시대에도 꼭 필요한 기능이며 종종 논란이 되는 차량 급발진 사고 여부도 판단할 수 있는 근거가 된다. 관련 궁금한 점은 전화(626-290-9884)로 문의 바란다”고 말했다. 1977년에 가족과 함께 이민 와 방위산업체 록웰 인터내셔널서 근무한 바 있는 이 대표는 동부 인랜드 한인체육회장으로도 활동하고 있다. 박낙희 기자프런트 브레이크 라이트 이영국 발명 특허 NAKI 박낙희 Auto News USFBL
2022.02.15. 21:05
특허 출원 서류 제출 후 심사 과정 [ASK미국 상표/특허/저작권법 - 채희동 변호사]
▶문= 특허 출원 서류를 준비하여 제출한 후의 특허 심사 과정은 어떻게 되나요? ▶답= 특허란 새로운 발명을 공개한 대가로 주어지는 독점적이고 배타적인 권리로서 크게 실용특허 디자인특 및 식물특허가 있습니다. 특허 출원 서류에는 크게 발명에 대해서 설명하는 명세서 발명의 권리범위를 기술하고 있는 청구항 발명의 이해를 돕기 위한 특허도면 등이 있으며 이들 서류를 준비하여 특허청에 제출하면 특허심사가 시작되게 됩니다. 특허 출원 서류가 제출되면 특허청은 출원 서류에 대한 형식 심사를 합니다. 형식 심사를 통과하면 해당 특허출원은 심사관에게 배정되어 실질 심사를 받게 됩니다. 심사관은 우선 특허출원이 하나의 발명만을 포함하는지 아니면 두 개 이상의 발명을 포함하는지 판단하게 됩니다. 만약 청구항의 청구범위가 독립적이고 구별되는 두 개 이상의 발명을 포함한다고 판단되면 심사관은 이 중에서 하나만을 선택하여 심사를 받으라는 제한명령을 내리게 됩니다. 실질심사로 충족되어야 하는 요건들로는 특허성립성 신규성 진보성 등이 있으며 이들 요건 중에서 충족하지 못하는 요건이 있으면 심사관은 이를 근거로 거절이유를 내리게 됩니다. 특히 신규성과 진보성 검토를 위하여 심사관은 특허출원일 이전의 문헌이나 공개자료에 대한 검색 및 조사를 진행하여 이들 선행기술 자료와 출원발명을 비교하여 출원발명이 신규성과 진보성이 있는지 판단하게 됩니다. 만약 선행기술 자료와 비교하여 신규성이나 진보성이 없다고 판단되면 이를 근거로 거절이유가 나오게 되겠습니다. 거절이유가 나오면 출원인은 이를 검토하여 청구항을 보정하거나 심사관의 판단에 반박하는 내용 등을 준비하여 답변서를 제출할 수 있으며 심사관은 답변서를 검토하여 특허출원에 대해서 다시 심사하게 됩니다. 이러한 과정을 거쳐 심사관의 실질심사를 통과하게 되면 허락통지서가 나오게 되며 등록 수수료를 납부함으로써 특허등록으로 이어지게 됩니다. 특허의 존속기간은 일반적으로 출원일로부터 20년이고 특허권을 유지시켜 나가기 위해서는 일정 기한 내에 연차료를 납부하여야 하겠습니다. ▶문의: (213)387-3630 채희동 변호사미국 특허 특허출원일 이전 해당 특허출원 특허 심사
2021.11.02. 22:08