상표 라이선스와 프랜차이즈 [ASK미국 상표/특허/저작권법-채희동 변호사]

▶문= 상표 라이선스가 프랜차이즈로 인식되는 경우와, 그에 따른 법적 리스크는 무엇인가요?     ▶답= 상표 라이선스란 상표권자가 일정한 조건 하에 제3자에게 자신의 상표를 사용할 권리를 허락하는 계약을 의미합니다. 이에 반해 프랜차이즈는 계약의 명칭과 관계없이 법률이 정의하는 요건을 갖추었을 때 성립하는 특수한 사업 관계입니다. 일반적으로 상표 사용권이 부여된 상태에서 상표권자가 상대방의 사업 운영에 상당한 통제력을 행사하거나 실질적인 지원을 제공하고, 그 대가로 일정한 금전적 대가를 받는 구조라면 법적으로는 프랜차이즈로 판단될 가능성이 매우 높습니다.   실제 비즈니스 현장에서는 프랜차이즈 운영에 따르는 막대한 자본 투입과 엄격한 법적 규제를 피하고자 상표 라이선스 형태를 빌려 사업을 전개하는 사례가 종종 발견됩니다. 그러나 실질이 프랜차이즈임에도 관련 등록이나 정보 공개 절차를 이행하지 않은 채 사업을 운영할 경우, 사업 주체는 중대한 법적 리스크에 노출될 수 있습니다. 프랜차이즈법은 연방법과 각 주법으로 구성되어 있으며, 다수의 주에서 가맹점의 권익 보호를 목적으로 엄격하게 법제화되어 있습니다.   예를 들어, 캘리포니아와 같은 일부 주에서는 프랜차이즈에 해당함에도 불구하고 관련 등록이나 정보 공개 절차를 이행하지 않은 경우, 가맹점이 계약 취소를 주장하거나 이미 지급한 금전의 반환을 청구할 수 있으며, 손해배상 및 변호사 비용까지 부담하게 될 수 있습니다. 위반의 정도에 따라서는 행정 제재가 따를 수 있고, 고의적이거나 사기적인 요소가 수반된 경우에는 형사 처벌로 이어질 수도 있습니다.   상표 라이선스가 프랜차이즈로 인식되는 전형적인 경우는 상표 보호의 범위를 넘어 사업 운영 전반에 개입하기 시작할 때 발생합니다. 사업 주체가 상세한 운영 매뉴얼의 준수를 강제하거나, 마케팅 및 광고 방식을 지정하고, 교육 프로그램 참여를 의무화하면서 그 비용을 부담하게 하거나, 특정 공급처로부터의 구매를 사실상 강제하는 경우, 이는 단순한 상표 보호의 범위를 넘어 사업에 대한 실질적인 통제 또는 지원으로 평가될 수 있습니다. 이러한 요소에 로열티나 교육비 등과 같은 금전적 대가가 결합될 경우, 당사자의 의도와 무관하게 프랜차이즈 요건을 충족할 가능성이 높아집니다.   따라서 상표 라이선스를 활용한 사업 모델을 구상하는 경우에는, 초기 단계에서부터 해당 구조가 프랜차이즈에 해당하는지 여부에 대한 정확한 법률 검토와 신중한 구조 설계가 수반되어야 할 것입니다.     ▶문의: (213)387-3630 채희동 변호사미국 상표 상표 라이선스 상표권자가 사업 상표 사용권

2026.01.14. 0:09

[지식 재산권] 상표의 본 등록과 보조 등록

 상표는 한 소유권자의 상품 출처를 다른 사람의 상품과 구별하는 단어, 문구, 기호 또는 디자인입니다. 서비스마크는 제품이 아닌 서비스의 출처를 식별하고 구별한다는 점을 제외하고는 상표와 동일합니다. 미국 상표 등록은 본 등록(Principal Registry)과 보조 등록(Supplemental Registry)의 두 가지가 있습니다. 간단히 비교하자면 본 등록은 고유한 상표가 등록된 표준 레지스트리이고 보조 등록은 설명적이거나 지역명이 포함되었거나 상품의 겉모양을 상표로 등록하는 등 상표의 기능이 약하다고 여겨지는 상표가 등록되는 보조 레지스트리입니다.   보조 등록으로 등록된 상표는 이차적 의미(Secondary Meaning)가 입증될 수 있으면 본 등록에 재출원하여 등록될 수 있습니다. 이차적 의미는 시간이 지남에 따라 소비자가 특정 제품에 대한 상표를 상품의 출처로 인식하여 식별이 가능하게 될 때 발생합니다. 이 경우 기업이 처음에는 등록할 수 없었을 설명적 표시 또는 약한 상표가치의 표시에도 상표권을 획득할 수 있습니다. 설명적 상표 또는 약한 상표가치의 상표는 상표법에 따라 이차적 의미를 입증하기 위해 충분히 사용된 후 미래의 어느 시점에 본 등록의 대상이 될 수 있습니다.     일반적으로 이러한 상표는 5년 동안 계속 다른 사람으로부터 상표 소유권자의 상표에 대한 이의 제기나 법적 문제가 없었으면 상표 소유권자의 증언으로 보조등록을 거치지 않고 본 등록에 등록이 될 수 있습니다. 만일 상표가 매우 설명적인 상표이거나 매우 약한 상표가치를 지니고 있다면 오랜 시간이 지나도 보조 등록에서 벗어날 수 없을 수 있지만, 상표에 대한 소비자의 인식, 상표의 유명성, 오랜 지속적인 광고, 광고 및 판촉에 투자한 투자비용, 광고 및 판촉물의 독특성 및 기타 이차적 의미를 보여주는 증거를 제시할 수 있다면 상표심사 변호사의 결정으로 본등록에 등록될 수 있습니다.     보조 등록에 등록됐다는 의미는 미국 특허청이 등록된 표시가 미국 연방법 아래 상표권리가 있을 수 있음을 증명한 미국 연방에 등록된 상표이며, 상표가 등록부에 나열된 제품 또는 서비스에 사용될 때 등록된 기호를 본등록에 등록된 상표와 같이 사용할 권리가 상표 소유권자에게 있음을 의미합니다. 또한 미국 특허청에 상표 신청 후 접수되는 관련 상품에 대해 혼동을 줄 수 있는 유사한 상표 등록을 본 등록과 같은 범위로 등록을 차단해 줍니다. 추가로 보조 등록에 등록된 상표도 본 등록에 등록된 상표와 마찬가지로 아마존 셀러가 아마존 브랜드 레지스트리에 접수를 위해 제출해야 하는 연방 상표등록 증명으로 유효합니다.   보조 등록은 본 등록에 등록된 상표에 부여되는 상표 소유권 및 배타적 권리 또는 상표의 상표기능에 대한 미국 특허청의 심사를 통한 권리는 부여받지 않습니다. 추가로 보조 등록에 등록된 상표는 위조 제품에 관한 연방 상표법을 사용할 수 없으며, 미국 세관에 등록해 혼동상표 사용 또는 위조 제품 수입을 세관에서 중단하는 데 사용할 수 없습니다.     ▶문의: (213)389-3777, [email protected] 존 박 / 박 로펌 변호사지식 재산권 상표 보조 혼동상표 사용 상표 소유권자 상표심사 변호사

2022.02.06. 16:40